METAVERSO: HERMES VINCE LA PRIMA CAUSA PER NFT

METAVERSO: HERMES VINCE LA PRIMA CAUSA PER NFT

Il famoso marchio di lusso Hermès ha citato in giudizio l’artista Mason Rothschild per aver commercializzato la collezione di NFT «MetaBirkins», che riproduceva diverse edizioni della celebre borsa «Birkin» del marchio nel Metaverso.

Nel dicembre 2021, la convenuta ha messo in vendita una collezione di Metabirkin sulle piattaforme di scambio di NFT. Vista la mancata risposta alle richieste di cessazione e desistenza inviate da Hermès, quest’ultima ha deciso di intraprendere un’azione legale. Hermès sosteneva che il sig. Rothschild approfittava impropriamente della fama della sua iconica borsa in pelle facendo un uso non autorizzato sia del marchio registrato «Hermès» sia del marchio tridimensionale costituito dalla forma della borsa Birkin in modo tale da creare confusione nei consumatori. I consumatori, a causa dell’innegabile somiglianza dell’aspetto delle Metabirkin e del modello Birkin, potrebbero erroneamente associare le NFT commercializzate dalla convenuta al prestigioso marchio francese.

In conclusione il tribunale di Manhattan ha stabilito che le leggi sulla proprietà intellettuale, e quindi il copyright di Hermès, sono applicabili in questi casi, dettando una sentenza única. Pertanto, le borse e i disegni del marchio sono protetti da copyright. La giuria ha inoltre stabilito che tale commercializzazione potrebbe generare confusione nei consumatori, che collegherebbero la collezione «MetaBirkins» a Hermès.

Per concludere i tribunali hanno stabilito un criterio chiaro: la commercializzazione di un prodotto nel metaverso deve rispettare i diritti di proprietà intellettuale e industriale come se si trattasse di un prodotto fisico.

SE I MARCHI COMUNITARI CESSANO DI ESSERE UTILIZZATI PER 5 ANNI CONSECUTIVI, DECADONO ANCHE SE SONO FAMOSI

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Una recente decisione del Tribunale dell’Unione Europea ha dichiarato decaduto il famoso marchio dell’azienda americana Apple Inc. per mancato utilizzo:


 THINK DIFFERENT

Lo slogan del marchio è stato oggetto di una famosa campagna pubblicitaria di Apple Inc. lanciata nel 1997.

Nel 2016, la società svizzera Swatch AG ha presentato una domanda di decadenza per mancato uso del marchio Apple Inc.

Secondo il Tribunale, spettava alla Apple Inc. dimostrare davanti all’EUIPO l’uso effettivo di tali marchi per i prodotti in questione nei cinque anni precedenti il 14 ottobre 2016. Con i suoi ricorsi, Apple Inc. ha contestato la conclusione della commissione di ricorso secondo cui il pubblico di riferimento avrebbe facilmente trascurato le etichette sulla confezione dei computer iMac, etichette sulle quali erano stati apposti i marchi in questione.

Inoltre, il Tribunale respinge l’argomentazione di Apple secondo cui la commissione di ricorso avrebbe erroneamente omesso di prendere in considerazione i dati di vendita a livello dell’UE per i computer iMac presentati nella dichiarazione testimoniale del 23 marzo 2017. I conti annuali per gli anni 2009, 2010, 2013 e 2015 allegati a tale dichiarazione contengono solo dati sulle vendite nette di computer iMac a livello mondiale, ma non forniscono alcun dato relativo alle vendite di computer iMac nell’UE.

Sebbene Apple Inc. abbia dimostrato, nel corso del procedimento, di aver continuato a utilizzare il marchio THINK DIFFERENT sulle confezioni, la Corte ha ritenuto che ciò fosse insufficiente, in quanto la frase THINK DIFFERENT era raffigurata accanto alle specifiche tecniche dei prodotti Apple Inc. e appena sotto il codice a barre, in dimensioni molto ridotte, per cui non avrebbe attirato l’attenzione dei consumatori e non sarebbe stata quindi sufficiente per essere considerata indicativa dell’origine imprenditoriale dei prodotti.

Questa decisione illustra la grande difficoltà di proteggere marchi che sono diventati famosi ma il cui sfruttamento è cessato, rendendoli vulnerabili a un’azione di decadenza, anche se sono ancora vivi nella mente dei consumatori.

Ciò non impedisce, tuttavia, che l’uso da parte di un terzo di un marchio famoso decaduto per mancanza di uso sia considerato illecito ai sensi di altre norme, come la concorrenza sleale.

Il Tribunale osserva che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Apple, le conclusioni della commissione di ricorso in merito al carattere distintivo dei marchi in questione non sono contraddette da un insieme di elementi di prova volti a dimostrare un uso effettivo di tali marchi. Se è vero che le prove dell’uso effettivo presentate all’EUIPO comprendono numerosi articoli di stampa che fanno riferimento al successo della campagna pubblicitaria intitolata «THINK DIFFERENT» quando è stata lanciata nel 1997, tali articoli sono stati pubblicati più di 10 anni prima dell’inizio del periodo rilevante. Il Tribunale ritiene che non vi sia alcuna violazione del diritto al contraddittorio nel caso di specie. Inoltre, secondo il Tribunale, la Commissione di ricorso ha fornito una base giuridica sufficiente per le decisioni impugnate per quanto riguarda la prova fornita dalla Apple di un uso effettivo dei marchi in questione.